近年来，知识产权侵权约定赔偿案件层出不穷，司法适用方面尚存争议。和解协议/调解协议中的约定赔偿不仅事关当事人的切身利益，也影响到法院对损失填平原则和惩罚性赔偿原则的衡量和适用，更体现了我国知识产权的保护力度。因此，明确约定赔偿的性质、规范其司法适用、处理约定赔偿和惩罚性赔偿的关系，有利于解决司法实务中的困境。本文通过10个司法案例对此进行介绍。

作者| 周艳 青岛大学法学院

包晶晶 上海锦天城（青岛）律师事务所

编辑 | 墨客

一、知识产权侵权约定赔偿的性质

知识产权侵权纠纷案件中，侵权人往往以违反和解协议/调解协议的约定应适用合同法为由，抗辩不应当按照协议约定的赔偿数额进行判赔。关于约定赔偿究竟属于违约责任还是侵权责任，理论界和实务界众说纷纭。明确约定赔偿的性质，关系到其司法适用以及法院能否依照和解协议/调解协议的约定进行判赔。下述三个案例将约定赔偿定性为侵权责任，这也是目前对于该问题的主流观点，且均为最高院观点。

案例1：（2013）民提字第116号——中山市隆成日用制品有限公司与湖北童霸儿童用品有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

【案例结论】 最高人民法院认为，本案中童霸公司应承担的民事责任，不属于侵权责任与违约责任竞合之情形。……就调解协议的内容来看，该协议并非隆成公司与童霸公司之间的基础交易合同，而是对侵权行为发生后如何承担侵权赔偿责任（包括计算方法和数额）的约定……系侵权责任……即使没有调解协议，童霸公司基于法律规定也同样负有不侵权的义务。当事人双方将童霸公司将来侵权行为发生后的具体赔偿方法和数额写进调解协议，只是为了便于进一步约定当童霸公司再次侵权时其侵权责任应如何承担。

《中华人民共和国侵权责任法》以及《中华人民共和国专利法》等法律，并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定，这种约定的法律属性，可认定为双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，预先达成的一种简便的计算和确定方法。本院认为，基于举证困难、诉讼耗时费力不经济等因素的考虑，双方当事人在私法自治的范畴内完全可以对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。因此，本案适用调解协议中双方约定的赔偿数额确定方法，与专利法第六十五条的有关规定并不冲突……综上，本案可以适用隆成公司与童霸公司在调解协议中约定的赔偿数额确定方法。

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案例2：（2021）最高法知民终466号——深圳市金谷美香实业有限公司、合肥皖丰种子有限责任公司侵害植物新品种权纠纷案

【案例结论】最高人民法院认为，本案中，金谷美香公司与皖丰公司于2019年在安徽省和县××队的调解与见证下签订的调解协议明确约定，皖丰公司不得再以任何方式销售金谷美香公司品种权种子“黄**占”，如违反约定，皖丰公司给予不低于100万元的经济赔偿。该调解协议系双方自愿达成，其内容仅涉及私权处分，不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形。……将皖丰公司将来侵权行为发生后的具体赔偿方法和数额写进调解协议，只是双方为了便于细化皖丰公司再次侵权时侵权责任的具体承担，该约定是就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，预先达成的一种简便的计算和确定方法，法律并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定；而且基于举证困难、诉讼成本等因素的考虑，应当允许当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。由此可见，本案适用调解协议中双方约定的赔偿数额的确定方法，与种子法第七十三条的有关规定并不冲突。……因此，对金谷美香公司请求参照调解协议判令皖丰公司承担100万元的经济损失的主张，本院予以支持。

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案例3：（2020）最高法知民终1010号——郑州大木林电子科技有限公司、肇庆市衡艺实业有限公司侵害发明专利权纠纷案

【案例结论】最高人民法院认为，本案系侵害发明专利权纠纷，适用专利法及其相关规定，原审判决援引的亦是专利法的有关规定确定侵权责任。侵权责任是指侵犯他人的人身财产或者知识产权，依法应当承担的民事责任。而违约责任是当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而依法应当承担的民事责任。从承诺书的内容看，承诺书系木木林公司就其未来再次侵权时作出的赔偿数额的约定，不是对侵权行为发生之后当事人就违反不得再次侵权约定如何承担违约责任所作的约定，故该承诺书并非双方当事人之间的合同，对应的责任是侵权责任，而非违约责任。即使没有该承诺书，大木林公司若侵权，同样应承担侵权责任。大木林公司以本案不是合同侵权，不能依据承诺书认定赔偿数额的主张，不能成立，本院不予支持。

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小结：在不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形下，应当允许当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。虽然和解协议/调解协议中可能会存在“违约金”等合同条款的表述，但当事人约定侵权赔偿数额或者赔偿计算方式并非设立违约责任的意思表示，而是对本次侵权行为或将来再次发生侵权行为如何承担侵权赔偿责任的约定，故约定赔偿就其性质而言，不属于违约责任，而是侵权责任。

二、知识产权侵权约定赔偿的司法适用

（一）知识产权侵权约定赔偿的法律规定

我国现行著作权法、商标法、专利法仅规定了权利人因被侵权所受到的损失、侵权人因侵权所获得的利益或违法所得、许可使用费的倍数、法定赔偿等四种侵权损害赔偿的计算方式，未明确规定约定赔偿，而著作权、专利权司法解释均明确了约定赔偿这一赔偿方式，为当事人通过约定途径维权提供了法律依据。

最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条第三款规定，双方当事人基于权利人的实际损失或者侵权人的违法所得，就赔偿数额达成协议的，法院应当准许。

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十八条规定，权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。

（二）约定赔偿的适用以满足侵权损害赔偿责任构成要件为前提

案例4：（2020）粤民终797号——陈沐敏、汕头市澄海区多佳星玩具厂侵害外观设计专利权纠纷案

【案例结论】广东省高级人民法院认为，多佳星玩具厂与三宝公司签订和解协议约定，如果多佳星玩具厂在签订该协议后继续生产、销售侵犯三宝公司权利的产品，多佳星玩具厂需向三宝公司赔偿100万元，但该和解协议所涉权利约定不明确，并不能认定是对涉案专利侵权赔偿的约定，因此，三宝公司主张按照该和解协议确定陈沐敏、多佳星玩具厂赔偿其1000000元，一审法院不予支持。

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结论：由于约定赔偿的性质属于侵权责任，故其适用应当以符合侵权损害赔偿责任构成要件为前提，而非依照合同违约责任构成要件进行审查。例如，在专利侵权纠纷中能否适用约定赔偿，首先应审查权利主体和权利有效性；其次判断被控侵权产品是否构成侵权，即被控侵权产品的技术方案或外观设计是否落入涉案专利的保护范围；再次还要对侵权人提出的现有技术（或现有设计）抗辩、权利用尽抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩进行认定；最后还需要判断侵权人是否需要承担损害赔偿责任。上述案例警示我们，和解协议/调解协议中一定要尽可能地明确特定的侵权情形、特定的被控侵权产品等条件，若忽略侵权赔偿责任承担范围等限定因素，将面临于己不利的法律后果。

三、知识产权侵权约定赔偿适用的特殊情形

司法实践中，存在当事人主张以约定赔偿为计算基数适用惩罚性赔偿、约定赔偿数额高于或低于实际损失或侵权获利数额等特殊情形，法院如何判赔？

1.权利人能否主张以约定赔偿为计算基数适用惩罚性赔偿？

案例5：（2021）浙0282民初6314号——无锡小天鹅电器有限公司、邓州小天鹅三金工贸有限公司等不正当竞争纠纷案

【案例结论】至于具体的损失赔偿金额，原告以两被告均系重复侵权，在海曙区人民法院判决后又多次被发现侵权，要求参照家家乐公司与无锡小天鹅股份有限公司关于再次侵权赔偿20万元约定，根据发现侵权产品的次数主张4倍的惩罚性赔偿……另惩罚性赔偿数额以被侵权人因侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、权利许可使用费为基数，本案中，原告未提供证据证明其因不正当竞争行为受到的实际损失，侵权人所获得的利益，权利许可使用费的金额，本院亦无法根据现有证据推算被诉侵权产品的销售数量等信息，无法适用惩罚性赔偿。

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案例6：（2022）最高法知民终871号——金民海、郑东新区白沙镇百佳五金机电劳保建材经营部等侵害发明专利权纠纷案

【案例结论】由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任具有事实根据。在本案之前，金民海曾因百佳经营部销售被诉侵权产品向原审法院提起专利侵权诉讼，后双方达成《和解协议》，百佳经营部承诺停止侵权并赔偿经济损失及合理费用共计3万元。百佳经营部在经历前案诉讼后，已明知金民海系涉案专利权人，也明知其销售被诉侵权产品侵害涉案专利权，但在前案中作出停止侵权承诺并支付赔偿款后，仍然再次销售被诉侵权产品，具有侵权的故意，构成重复侵权，属于惩罚性赔偿司法解释第四条规定的“其他可以认定为情节严重的情形”。

本案中，虽然各方当事人均未举证证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利或可供参考的专利许可使用费等，但是考虑到本案百佳经营部在前案达成和解协议后不到两个月内即发生再次侵权行为，侵权持续时间较短，侵权获利有限，以及涉案专利于2021年8月10日到期，本案为批量维权性质等因素，本院酌情以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，赔偿金民海经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计6万元。原审法院未判决由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，酌定的赔偿数额过低，本院予以纠正。

案例7：（2020）最高法知民终1010号——郑州大木林电子科技有限公司、肇庆市衡艺实业有限公司侵害发明专利权纠纷案

【案例结论】原审法院认为，衡艺公司未提供证据证明因大木林公司侵权所受到的损失数额或者侵权人销售被诉侵权产品的具体数量、销售时间跨度、因侵权所获得的利益数额。因此，本案的赔偿数额，依照法定赔偿数额予以确定。从大木林公司给衡艺公司出具的承诺书可知，大木林公司曾侵犯衡艺公司涉案专利权，衡艺公司同意和解后，大木林公司再次实施侵犯衡艺公司涉案专利的行为，主观上系明知，属于重复侵权、恶意侵权……且大木林公司的注册资本高、公司规模大、经营范围广，其侵权行为的损害范围广、影响范围大。综合来看，大木林公司的侵权行为情节严重、后果严重。综上，本案的赔偿数额应当在法定赔偿范围内适用惩罚性赔偿。

二审法院认为，本案中，大木林公司的承诺书系自愿达成，其内容仅涉及私权处分，不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形，属于合法有效的约定。大木林公司再次侵权使得双方的约定赔偿条件成就。依上述司法解释规定，原审中衡艺公司据此提出50万元的赔偿数额，于法有据，本院予以支持。原审法院关于适用法定赔偿的认定有误，本院予以纠正。

结论：案例5中，法院不支持将约定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基数；案例6中，最高院支持将约定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基数；案例7中，最高院虽然纠正了一审法院在法定赔偿范围内适用惩罚性赔偿的错误观点，认为应当适用约定赔偿，但并未对是否应将约定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基数作出明确回应。可见，目前司法实践对于是否能够以约定赔偿作为惩罚性赔偿数额的计算基数尚存争议。

此外，现有法律规定对此问题也没有予以明确。《惩罚性赔偿司法解释》第5条仅明确可以侵权人侵权获利、侵权人违法所得、权利人实际损失、权利许可使用费倍数作为惩罚性赔偿的计算基数，并不包括约定赔偿。虽然北京市高级人民法院于2022年4月25日出台的《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》中第3.20和3.21条首次明确规定了约定赔偿可以适用于惩罚性赔偿，但该指南仅为参考性文件，不能作为法律适用依据。综上，关于权利人能否主张以约定赔偿为计算基数适用惩罚性赔偿，法律没有明确规定，司法实践中也没有统一标准，有待理论和实践进一步探索。

笔者以为，知识产权惩罚性赔偿司法适用的困境之一在于计算基数难以确定，而约定赔偿是当事人就侵权赔偿数额或者赔偿计算方式达成的合意，如果以此作为惩罚性赔偿的计算基数具有适用上的合理性，一定程度上可以缓解目前的困境，而且相较于单独适用约定赔偿，若以约定赔偿为基数，再施以倍数来确定惩罚性赔偿的数额，惩罚力度会更大，也更能发挥对于侵权人的震慑作用。当然如果侵权人能够举证证明约定赔偿数额不合理或已具备惩罚性因素，则由法院裁量。

2.权利人主张依据约定赔偿判赔，侵权人能否抗辩依据侵权获利判赔？

案例8：（2020）京0491民初2853号——万达儿童文化发展有限公司与北京淘淘智汇文化传媒有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案

【案例结论】北京互联网法院认为，对于被告主张其能证明侵权获利的情况，应优先适用该方法计算赔偿数额的意见。本院认为，虽然著作权法对赔偿计算方法有明确规定，要求按照权利人的实际损失、侵权人的获利、许可使用费、法定赔偿的顺序依次适用。但这并不妨碍当事人可以依据协商一致的其他合理方式提出具体的损害赔偿计算方法。也就是说，双方协商一致约定了损害赔偿计算方法的，可以不按照上述法定顺序适用赔偿计算方法……综上，被告应按照调解协议的约定赔偿原告损失。

结论：上述案例表明，即便法律明确规定了损害赔偿计算方式的适用顺序，但若当事人已协商一致约定了其他赔偿计算方式，且无明显不合理，则应当按照约定赔偿数额判赔。当事人对再次侵权行为约定赔偿数额的本质在于对侵权责任如何承担作出约定，其目的在于阻遏重复侵权、恶意侵权行为。按照约定数额判赔符合补偿与惩罚并重的法律精神，有利于加大知识产权保护力度和维护诚信营商环境。

3.当事人能否以约定赔偿数额比实际损失或侵权获利过低或过高为由，申请法院调整？

案例9：（2019）粤民终3211号——广州市时刻美表业有限公司、广州欣时表业有限公司、曾玉泉与卡西欧计算机株式会社、深圳市博之轮商贸有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

【案例结论】广东省高级人民法院认为，根据该条规定，当事人应当“依法约定”。该条仍涉及合同法的适用，当事人间的赔偿约定应符合合同法有关效力问题的规定，否则不属于该条所称的“依法约定”。一旦上述约定符合合同法等法律的规定，就成为当事人确定赔偿数额的依据，当事人不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低为由主张约定无效。约定是平等市场主体自愿达成的合意，对于双方当事人而言，依据该约定确定赔偿数额的主张机会应当是均等的，即如果侵权人主张依据约定确定赔偿数额，权利人同理不能以约定数额明显低于侵权人获利为由主张不依约定确定赔偿数额，除非权利人证明该约定不符合法律规定。

案例10：（2021）最高法知民终425号——中山市强静照明电器有限公司、比肯灯饰国际有限公司侵害发明专利权纠纷案

【案例结论】本案中，根据已查明的事实，2017年11月18日，比肯公司与强静公司签订《协议书》，明确约定了强静公司如违反停止侵权承诺，无条件一次性向比肯公司赔偿200000元。经审查，上述协议是双方当事人真实意思表示，不违反法律法规强制性规定，合法有效。比肯公司、强静公司均受该《协议书》约束。强静公司确认其本案被诉侵权行为违反了上述协议约定。在此情形下，原审法院依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十八条关于“约定赔偿”的相关规定，认定强静公司对其本案被诉侵权行为承担200000元赔偿责任，合法适当，本院予以确认。强静公司虽上诉称其经营不善、获利较低，请求将赔偿数额变更为50000元，但其上述主张不能对抗双方当事人自愿达成的约定赔偿协议，不能成立，本院不予支持。

结论：在上述案例9中，当事人协议约定，“侵权人侵害专利权，应至少赔偿权利人50万元，如权利人的损失大于此赔偿金额的，权利人有权另行追究”。一审法院将权利人主张的侵权获利作为损害赔偿计算依据，全额支持了权利人的诉请；而二审法院认为权利人主张的侵权获利数额明显缺乏事实依据，无法直接推定权利人的损失大于50万元，因而协议约定“另行追究”的条件不成就，权利人不能根据协议获得超过50万元的赔偿。最终二审法院根据协议约定改判侵权人承担50万元的赔偿责任。而案例10中，侵权人虽抗辩侵权获利低于约定赔偿，但法院最终还是按照协议约定进行判赔。

两案表明，权利人和侵权人均不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低为由主张约定无效。如果权利人主张依据实际损失或侵权获利判赔，而该数额又远高于约定赔偿额，且不能充分证明计算方式的合理性，将面临败诉的风险。实际上，当事人对再次侵权行为事先约定赔偿数额，往往不能准确预估后续侵权所导致的损失，故其目的通常不在于损失填平，而在于以较高的侵权赔偿数额阻遏再次侵权的发生。约定赔偿兼具补偿与惩罚的双重功能，甚至更偏重于惩罚性。所以，即便是约定赔偿数额高于或低于实际损失或侵权获利，按约定赔偿数额判赔更能体现公平正义。

四、小结

约定赔偿是一把双刃剑，当事人均需谨慎对待。那么，实务中如何约定赔偿才能更好地维护当事人利益？

第一，细化责任承担条件，包括责任承担方（包括但不限于协议签订当事人）、权利人知识产权权利、特定的侵权行为和侵权商品/产品，避免“一揽子约定”造成不被法院支持的风险。

第二，权利人应慎重确定赔偿金额和赔偿计算方式，避免出现约定金额过高或过低的情形，在后续的诉讼中若侵权方主张按照约定金额承担赔偿责任，权利人关于超出约定金额部分就很难获得支持。侵权人也应慎重，一旦违背约定重复侵权，将不能以其实际侵权获利很低为由请求调整赔偿数额或依据约定赔偿判赔。

第三，慎重约定赔偿金额适用的侵权情形，避免因约定不明造成对权利人不利的后果。例如，明确侵权人的具体侵权行为、赔偿数额是否包括合理开支、是否包括惩罚性赔偿因素、侵权人是否对超出约定赔偿金额部分承担侵权责任等。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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